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parole d'expert La réforme du droit des marques

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La réforme du droit des marques
D.R. - Cette réforme est entrée en vigueur le 11 décembre 2019 à l'exception des dispositions relatives aux procédures administratives de nullité et de déchéance devant l'INPI dont la mise en route est prévue le 1er avril 2020.

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et du décret d'application n°2019-1316 du 9 décembre 2019 transposent et adaptent en droit interne les dispositions de la directive européenne n°2015/2436 du 16 décembre 2015, qui forme, avec le règlement européen n°2017/001 du 14 juin 2017, le « Paquet Marques » communautaire.

A cette occasion, il convient d'aborder certaines nouveautés phares affectant la vie des marques. La réforme porte d'une part, sur les critères propres à la validité des marques et, d'autre part, sur les procédures contentieuses affectant la vie des marques.

Une nouveauté notable est à relever : la suppression de l'obligation de représentation graphique d'une marque. En conséquence, de nouveaux types de marques devraient émerger tels que les marques multimédia MP4 ou les marques de motifs. Il faut cependant être vigilant si la marque doit être étendue à l'international car le système de Madrid exige toujours une représentation graphique.

L'ordonnance refond également les dispositions relatives aux motifs de refus d'enregistrement ou de nullité d'une marque. Désormais les indications géographiques, les appellations d'origine et les marques consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure sont des motifs absolus de refus. De plus, la réforme consacre l'exigence absolue de distinctivité autonome, l'INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) pourra effectuer un contrôle a priori de la distinctivité, à l'instar de l'EUIPO5 (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle). Enfin, on notera l'ajout de la notion de dépôt de « mauvaise foi » qui ne semble néanmoins pas apporter de plus-value par rapport à celle de « fraude aux droits des tiers » qui sanctionnait déjà la mauvaise foi d'un déposant.

L'ordonnance entérine la jurisprudence sur l'usage d'une marque sous une forme modifiée. En effet, dès lors que l'usage d'une marque sous une forme modifiée n'en altère pas son caractère distinctif, la marque déposée n'encourt pas la déchéance prévue par les textes lorsqu'elle n'est pas strictement utilisée sous sa forme initiale dans la vie des affaires pendant cinq années. Cette disposition, qui permet aux titulaires de faire évoluer une marque figurative, présente le double intérêt d'éviter la déchéance trop facilement d'une marque devenue commercialement obsolète, et de conserver une antériorité lors du dépôt d'une nouvelle marque modifiée (Art. 714-5 3° CPI).

Par ailleurs, la création de l'article L713-3-2 du CPI met fin à la jurisprudence Nokia et Philips de 2011 et rétablit la possibilité de contrôles douaniers sur les marchandises qui, d'une part, sont soupçonnées de contrefaire des marques nationales et, d'autre part, sont en transit en provenance d'un État tiers à l'UE et à destination d'un autre État tiers. Le titulaire de la marque n'a plus à nécessairement démontrer que les produits saisis sont destinés à un pays où leur commercialisation est interdite.

D'un point de vue procédural, le « Paquet Marques » octroie une compétence exclusive à l'INPI pour connaître des demandes de déchéance formées à titre principal quel que soit le motif, des demandes de nullité à titre principal sur le fondement d'un motif absolu ou sur le fondement des motifs relatifs lorsque l'action est fondée sur une atteinte à un droit antérieur (marque, dénomination sociale, appellation d'origine et indication géographique, nom de collectivité territoriale, nom d'entité publique). Les juridictions conservent leur compétence exclusive pour connaître des demandes de nullité ou déchéance formées à titre reconventionnels, des demandes de nullité ou déchéance connexes à une autre action relevant de la compétence du tribunal, des demandes de nullité formée à titre principal sur les motifs relatifs suivants droit d'auteur, dessin et modèle et droit de la personnalité.

Enfin, la procédure d'opposition a évolué en prenant en compte de nouveaux droits opposables (tous les signes distinctifs, atteinte à la renommée d'une marque antérieure, nom d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entité publique), en donnant la possibilité d'invoquer plusieurs droits dans une même opposition, en renforçant le principe du contradictoire notamment par l‘allongement de la durée phase contradictoire et en renforçant l'analyse des preuves d'usage.

Cette réforme est entrée en vigueur le 11 décembre 2019 à l'exception des dispositions relatives aux procédures administratives de nullité et de déchéance devant l'INPI dont la mise en route est prévue le 1er avril 2020.




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